Marcas no convencionales por la profesora Eleonora Rosati, abogada de Propiedad Intelectual.
La profesora Doctora Eleonora Rosati es una abogada calificada en Italia con experiencia en derecho de autor, marcas comerciales, moda e Internet. Profesor de Derecho de Propiedad Intelectual, Universidad de Estocolmo; Director del Instituto de Propiedad Intelectual y Derecho del Mercado (IFIM), Universidad de Estocolmo; Of Counsel, Bird & Bird; Profesor invitado, CEIPI-Université de Strasbourg; Profesor Visitante, Universidade Católica Portuguesa; Investigador Asociado, LegalEdhec-EDHEC Business School; Asociado, CIPIL-Universidad de Cambridge; Editor, Journal of Intellectual Property Law & Practice (Oxford University Press); 'PermaKat', El IPKat; Co-Fundador, Fashion Law Londres.
Por primera vez se publicó este artículo sobre Marcas No Convencionales en el número de diciembre issue de Noticias de Alicante, EUIPO en diciembre de 2021. Luego se publicó otra versión, completada con los ejemplos, en IPKat en julio de 2022.
¿Qué tan poco convencional es la IP 'no convencional'?
Cuando pensamos en los diferentes derechos de propiedad intelectual (PI) y lo que protege cada uno de ellos, solemos referirnos, por ejemplo, a palabras y logotipos para marcas registradas, libros y obras de arte para derechos de autor, un mueble o una creación de moda para diseño. derechos, un fármaco o una máquina de patentes.
Sin embargo, la PI también puede proteger 'cosas' u 'objetos' que pueden percibirse como menos convencionales que los anteriores.
Cuando hablamos de la protección de propiedad intelectual disponible, por ejemplo, para sonidos, colores y patrones, formas, tatuajes, memes y GIF, o sabores y olores, nos referimos a propiedad intelectual "no tradicional" o "no convencional". Pero, ¿qué tan fácil es proteger estos 'objetos', en particular como marcas registradas?
Sonidos
Comenzando con los sonidos, aquellos que pueden representarse a través de la notación musical, como un jingle, pueden protegerse en principio bajo la ley de marcas comerciales y derechos de autor. Pero, ¿qué hay de esos sonidos que no se pueden representar a través de la notación musical, tomemos por ejemplo “la interpretación acústica del campanazo de un ciervo"O"el grito del personaje ficticio TARZAN”? Si bien los derechos de autor parecen no estar disponibles para ellos, la protección de marcas requiere determinar si dichos sonidos actúan como indicadores de origen comercial, es decir, en términos técnicos, si muestran el carácter distintivo requerido.
Durante bastante tiempo, especialmente después de una fallo seminal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quienes solicitaban el registro de marca de tales sonidos enfrentaban dificultades para cumplir con el requisito de representación gráfica de las marcas. Siguiendo el última reforma del sistema de marcas de la UE y un cambio en los requisitos de representación, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) puede recibir solicitudes de marcas para signos representados por los formatos aceptados. Para las marcas sonoras, la EUIPO solo acepta aplicaciones que son un archivo de audio que reproduce el sonido.
Colores, estampados y formas
Colores y estampados, por ejemplo el colores de un club de fútbol muy conocido o el patrón utilizados por una casa de moda icónica, también pueden protegerse, entre otras cosas, como marcas registradas. Hoy en día, los requisitos de representación de las marcas de color y patrón han sido aclarados por la jurisprudencia y por la reforma de la marca de la UE.
Formas similares (por ejemplo, el forma de la botella de un refresco o la forma del empaque de una barra de chocolate), los consumidores no siempre perciben los colores y patrones como indicadores de origen comercial en sí mismos. Por lo tanto, es posible que el requisito clave del carácter distintivo no siempre se cumpla desde el principio. Sin embargo, como ocurre con otras marcas, el carácter distintivo puede adquirirse mediante el uso que se haga del signo y el efecto resultante en la percepción del consumidor.
Además de lo anterior, otro aspecto a tener en cuenta es que la ley prohíbe el registro de ciertas formas y otras características de las mercancías, por ejemplo formas que son exclusivamente técnicas como la de un ladrillos de juguete de la conocida empresa o de forma del cubo de rubik, independientemente de que dichos signos sean percibidos por los consumidores como indicadores de origen comercial.
El Tribunal General llegó a la conclusión de que la forma de la demandante (Maison Guerlain) es inusual para una barra de labios, ya que recuerda el casco de un barco o un cochecito de bebé. Como tal, se diferencia de cualquier otra forma en el mercado.
Sentencia del Tribunal de Justicia LEGO (Gran Sala) de 14 de septiembre de 2010. Lego Juris A/S contra Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI). Recurso de casación - Reglamento (CE) nº 40/94 - Marca comunitaria - Idoneidad de la forma de un producto para su registro como marca - Registro de un signo tridimensional compuesto por la superficie superior y las dos caras de un ladrillo Lego - Declaración de nulidad de dicho registro a instancia de una empresa que comercializa ladrillos de juguete de la misma forma y dimensiones - Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de dicho Reglamento - Signo que consiste exclusivamente en la forma de los productos necesaria para obtener una resultado. Asunto C-48/09 P.
Tatuajes, memes y GIF
Volviendo a los tatuajes, estos suelen ser trabajos artísticos (es decir, dibujos) que tienen una característica clave: la de estar adheridos al cuerpo humano. Si bien los tatuajes están en principio protegidos por la ley de derechos de autor (¡y potencialmente también por la ley de marcas registradas y diseños!) en las mismas condiciones que cualquier otro tipo de trabajo, la peculiaridad del medio en el que están impresos puede dar lugar a conflictos entre los derechos de el artista del tatuaje en relación con su tatuaje y los derechos de la persona que lleva dicho tatuaje. Por ejemplo: ¿puede un artista del tatuaje oponerse a la reproducción de su tatuaje incluso si la persona que lo lleva ya ha dado su consentimiento para el uso de su propia imagen?
Si bien esta pregunta aún no ha recibido una respuesta exhaustiva en toda Europa, en los EE. UU. un tribunal recientemente dictaminó que los derechos de la persona que lleva el tatuaje prevalecen sobre los derechos de autor del tatuador. En este caso particular, un desarrollador de videojuegos ya había recibido permiso de algunos jugadores de baloncesto de alto perfil, incluido LeBron James, para reproducir su imagen, incluidos sus tatuajes, en los avatares que aparecen en el videojuego. El fallo determinó que tampoco se necesitaba permiso para borrar los derechos de autor de los tatuadores en relación con los tatuajes visibles en los cuerpos de los atletas.
De manera similar a los tatuajes, los componentes básicos de la cultura de Internet, como los memes (los ejemplos incluyen "Willy Wonka condescendiente y Novio distraído”) y los GIF también plantean dudas en relación con la ley de derechos de autor. Desde la perspectiva del derecho de marcas, cabe recordar que es posible registrar marcas animadas como, por ejemplo, la logotipo en movimiento de una conocida empresa de telecomunicaciones o de la movimiento de firma de un cocinero
Se trata de una marca de movimiento en color que representa una secuencia cinematográfica con una duración aproximada de 3 segundos. Las imágenes fijas de la secuencia están separadas aproximadamente 0.5 segundos. El fotograma inicial de la secuencia se encuentra en la esquina superior izquierda de la fila en la parte superior y el último fotograma se encuentra en la esquina inferior derecha de la fila en la parte inferior. El movimiento progresa de izquierda a derecha dentro de cada fila, antes de pasar a la fila siguiente. Toda la escena se desarrolla en un kitchen, como se desprende de las imágenes, muestran noveno fotogramas. La escena describe los movimientos que realiza un chef al agregar sal a un trozo de carne ubicado en un plato colocado a la altura de su cintura. El fotograma inicial muestra a un chef de pie, sobre el trozo de carne, mirándolo. El cuerpo del chef se coloca perpendicular a la pieza de carne, donde el lado derecho del cuerpo del chef está cerca de la bandeja, mientras que el lado izquierdo de su cuerpo está alejado de la bandeja. Su brazo derecho está sobre el trozo de carne y los dedos de su mano derecha están todos juntos sosteniendo una pizca de sal sobre el trozo de carne. Su brazo izquierdo está casi al lado de su torso, mientras que su antebrazo izquierdo está en un ángulo de 90 grados en relación con su brazo izquierdo. El segundo todavía muestra que el chef ha movido su torso avanzando ligeramente su lado derecho sobre la pieza de carne. Ha levantado su brazo derecho de tal manera que ahora sigue la línea de su hombro, horizontalmente sobre la bandeja que contiene el trozo de carne. Su antebrazo derecho se coloca verticalmente sobre la pieza de carne, donde sus dedos, ahora ubicados por encima y ligeramente detrás de su codo derecho, están rociando sal mientras el chef apoya la cabeza sobre su hombro. Su brazo izquierdo se ha alejado ligeramente de su torso. Los fotogramas tercero, cuarto, quinto y sexto recrean el movimiento de los dedos de la mano derecha del chef en el momento de echar sal sobre la carne, con la particularidad de que el chef permanece inmóvil a excepción de los dedos de su mano derecha, que avanza el proceso de rociar sal, con el efecto natural de abrir los dedos en los dos últimos cuadros, dejando caer los últimos restos de sal sobre el trozo de carne, con lo que finaliza el movimiento. El resto del cuerpo del chef apenas se mueve durante el proceso de aspersión de la carne, manteniendo mayoritariamente la posición descrita en el segundo fotograma. De color negro; Blanco; Plata; Marrón claro; Marron oscuro; Rojo; Rosado; Dorado; Ocre; Gris. Marca registrada en España por D ET VE ET ÜRÜNLERI GIDA PAZARLAMA TICARET ANONIM SIRKETI en 2017.
Sabores y olores
A diferencia de los 'objetos' que se perciben a través de los propios sentidos mecánicos (vista, oído, tacto), los sabores y olores se perciben a través de los sentidos químicos y, como resultado, son altamente subjetivos: la forma en que algo huele o sabe a una persona puede ser diferente a cómo huele o sabe a otra persona. Debido a esta peculiaridad, ¿se pueden proteger los sabores y olores mediante PI?
En lo que respecta a las marcas comerciales y los derechos de autor, la respuesta es muy similar: no es posible recibir protección bajo ninguno de ellos si el sabor u olor en issue no puede identificarse con suficiente precisión y objetividad. El TJUE confirmado recientemente esto en un caso relacionado con la protección de derechos de autor del sabor de un queso para untar.
El camino por delante
Cuando pensamos en los derechos de PI, el enfoque no puede limitarse a la materia 'tradicional' o 'convencional': lo que podemos considerar como PI 'no tradicional' o 'no convencional' es un grupo cada vez más diverso y relevante de 'objetos'.
La disponibilidad de diferentes derechos de PI representa una oportunidad para aquellos que buscan proteger 'objetos' como los discutidos en este artículo. No obstante, dado que los derechos de PI otorgan a sus propietarios un monopolio, las oficinas y los tribunales de PI son y deben seguir siendo conscientes de la necesidad de equilibrar la protección de la PI con los intereses y derechos de terceros y del público en general. Todo esto requiere, entre otras cosas, un examen completo y cuidadoso de los requisitos para la protección bajo la ley de PI.
Leonor Rosati
